はじめに
本件は、
「特許権者が、事実審の口頭弁論終結時までに訂正の再抗弁を主張しなかったにもかかわらず、その後に訂正審決等が確定したことを理由に事実審の判断を争うことは、訂正の再抗弁を主張しなかったことについてやむを得ないといえるだけの特段の事情がない限り、特許権の侵害に係る紛争の解決を不当に遅延させるものとして、特許法104条の3及び104条の4の各規定の趣旨に照らして許されないものというべきである。」
とされた事件であり、
更に、侵害訴訟が事実審の係属中に訂正の再抗弁を主張するために、現に訂正請求や訂正審判請求をしておく必要はない、との見解を示した点に特徴があります。
最高裁判決 H29.7.10（平成28年（受）第632号） シートカッター事件
以上のとおり，原審で本件無効の抗弁が主張された時点では，別件審決に対する審決取消訴訟が既に係属中であり，その後も平成２８年１月６日まで別件審決が確定しなかったため，上告人は，原審の口頭弁論終結時までに，本件無効の抗弁に係る無効理由を解消するための訂正についての訂正審判の請求又は特許無効審判における訂正の請求をすることができなかった（特許法１２６条２項，１３４条の２第１項）。
所論は，本件の上告審係属中に本件訂正審決が確定し，本件特許に係る特許請求の範囲が減縮されたことにより，原判決の基礎となった行政処分が後の行政処分により変更されたものとして，民訴法３３８条１項８号に規定する再審事由があるといえるから，原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある旨をいうものである。
ここで、裁判所は、規範を定立します。
３(1) 特許権侵害訴訟において，その相手方は，無効の抗弁を主張することができ，これに対して，特許権者は，訂正の再抗弁を主張することができる。特許法１０４条の３第１項の規定が，特許無効審判手続による無効審決の確定を待つことを要せずに無効の抗弁を主張することができるものとしているのは，特許権の侵害に係る紛争をできる限り特許権侵害訴訟の手続内で迅速に解決することを図ったものであると解される。そして，同条２項の規定が，無効の抗弁が審理を不当に遅延させることを目的として主張されたものと認められるときは，裁判所はこれを却下することができるものとしているのは，無効の抗弁について審理，判断することによって訴訟遅延が生ずることを防ぐためであると解される。以上の理は，訂正の再抗弁についても異ならないものというべきである（最高裁平成１８年（受）第１７７２号同２０年４月２４日第一小法廷判決・民集６２巻５号１２６２頁参照）。
また，特許法１０４条の４の規定が，特許権侵害訴訟の終局判決が確定した後に同条３号所定の特許請求の範囲の訂正をすべき旨の審決等（以下，単に「訂正審決等」という。）が確定したときは，当該訴訟の当事者であった者は当該終局判決に対する再審の訴えにおいて訂正審決等が確定したことを主張することができないものとしているのは，上記のとおり，特許権侵害訴訟においては，無効の抗弁に対して訂正の再抗弁を主張することができるものとされていることを前提として，特許権の侵害に係る紛争を一回的に解決することを図ったものであると解される。
そして，特許権侵害訴訟の終局判決の確定前であっても，特許権者が，事実審の口頭弁論終結時までに訂正の再抗弁を主張しなかったにもかかわらず，その後に訂正審決等の確定を理由として事実審の判断を争うことを許すことは，終局判決に対する再審の訴えにおいて訂正審決等が確定したことを主張することを認める場合と同様に，事実審における審理及び判断を全てやり直すことを認めるに等しいといえる。
そうすると，特許権者が，事実審の口頭弁論終結時までに訂正の再抗弁を主張しなかったにもかかわらず，その後に訂正審決等が確定したことを理由に事実審の判断を争うことは，訂正の再抗弁を主張しなかったことについてやむを得ないといえるだけの特段の事情がない限り，特許権の侵害に係る紛争の解決を不当に遅延させるものとして，特許法１０４条の３及び１０４条の４の各規定の趣旨に照らして許されないものというべきである。
すなわち、事実審の口頭弁論終結時までに訂正の再抗弁を主張しなかったにもかかわらず、その後に訂正審決等が確定したことを理由に事実審の判断を争うことは、原則、許されない、としました。
そして、訂正の再抗弁を主張しなかったことについてやむを得ないといえるだけの特段の事情がある場合を例外としました。
続けて、本件事案にあてはめを行います。
(2) これを本件についてみると，前記事実関係等によれば，上告人は，原審の口頭弁論終結時までに，原審において主張された本件無効の抗弁に対する訂正の再抗弁を主張しなかったものである。そして，上告人は，その時までに，本件無効の抗弁に係る無効理由を解消するための訂正についての訂正審判の請求又は訂正の請求をすることが法律上できなかったものである。しかしながら，それが，原審で新たに主張された本件無効の抗弁に係る無効理由とは別の無効理由に係る別件審決に対する審決取消訴訟が既に係属中であることから別件審決が確定していなかったためであるなどの前記１(5)の事情の下では，本件無効の抗弁に対する訂正の再抗弁を主張するために現にこれらの請求をしている必要はないというべきであるから，これをもって，上告人が原審において本件無効の抗弁に対する訂正の再抗弁を主張することができなかったとはいえず，その他上告人において訂正の再抗弁を主張しなかったことについてやむを得ないといえるだけの特段の事情はうかがわれない。
このあてはめの中で、侵害訴訟が事実審の係属中に訂正の再抗弁を主張するために、現に訂正請求や訂正審判請求をしておく必要はない、との見解を示しています。
おわりに
特許権侵害訴訟において、無効の抗弁を主張された際に、これに対して、特許権者は、訂正の再抗弁を主張することができます。これは、特許権の侵害に係る紛争をできる限り特許権侵害訴訟の手続内で迅速に解決することを図ったものであるからです。そうすると、特許権者は可能な限り、訂正の再抗弁をしておくことが賢明と言えます。
